Fallos comentados de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual
"J.G.S.F Y OTROS S/ VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA". EXPTE. N° 7717/2009. SENTENCIA DEFINITIVA N° 160/2012. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE MARCA. TIPICIDAD. 1. EL CASO. 2. EL FALLO. 3. TIPICIDAD DE INFRACCIONES MARCARIAS. 4. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. ETIQUETADO 5. AGOTAMIENTO DEL DERECHO. 6. CONCLUSIONES.
Autor: Abg. Ma. Gabriela Talavera García- Directora de la Dirección de los Derechos de Propiedad Intelectual- Corte Suprema de Justicia.-
1. EL CASO. ANTECEDENTES.
Por A.I N° 870 de fecha 18 de Junio de 2009 en el juicio: "CIA HERING S/ medida cautelar de urgencia", el Juzgado en lo Civil y Comercial de la capital resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó a la Dirección Nacional de Aduanas la retención de contenedores y camiones con cargamentos con productos de la marca HERING, salvo los productos legítimos del representante de la marca en Paraguay, Sallustro& Cía.
En fecha 23 de Octubre de 2009 se realiza un allanamiento en el local ALDITO COMERCIAL y se procede a la incautación de veinte y tres prendas de vestir de las marcas HERING con la etiqueta original interna cortada y con una etiqueta adherida en el mismo lugar con la inscripción de “Importado por EMPRODE SACI”.
El Ministerio Público y la querella sostuvieron que los acusados J.G.S.F, L.R.L.P y A.A.C.S eran punibles por violación de los derechos de marca de conformidad a los preceptos del Art. 184 b) Inc. 1 de la Ley N° 3440/08 que modifica varias disposiciones de la Ley 1160/97 Código Penal.
El Ministerio Público basó su acusación en la adulteración de la marca HERING, ya que las etiquetas que decían importado por Sallustro & Cía. eran remplazadas por etiquetas que decían Importado por EMPRODE.
El perito propuesto por el Ministerio Público declaró que al ser agregada una etiqueta al producto ya constituye una adulteración de la marca. Que la parte interna del producto fue adulterada y que los productos eran originales pero con agregados. Asimismo, acotó que la marca MADRE-genuina era HERING.
Sostuvo como conclusión que: “los productos incautados presentan adulteraciones en el etiquetado interior, que inexorablemente llevan a la confusión y engaño de los consumidores de la afamada marca HERING”
Manifestó también que en las remeras cuestionadas se observaba que había adulteración por el agregado de la etiqueta: “Importado por EMPRODE S.A.C.I”
La defensa de los acusados, en el acto del juicio oral y público, expuso que sus defendidos eran inocentes, que se trataba de mercaderías de saldo de exportación y que la etiqueta de Sallustro fue cortada porque la firma EMPRODE SACI era la que ofrecía los productos a la venta, y que en todo momento las prendas fueron ofrecidas con la marca HERING.
2. EL FALLO.
Los acusados fueron absueltos en base a los siguientes argumentos:
I- La conducta de los mismos no se encuentra subsumida dentro del tipo legal (Art. 184 b Inc 1 de la Ley N° 3440/08).
II- La superposición de etiquetas no se subsume bajo los presupuestos de las acciones del tipo objetivo. La añadidura realizada por los acusados no constituye falsificación, adulteración, ni imitación de una marca.
III- El objeto del juicio, recae sobre la marca registrada HERING, respecto de prendas de vestir de esta marca y no sobre la marca Sallustro del importador Sallustro& CÍA.
IV- El decreto N° 18 568 MERCOSUR/GMC y la Resolución N° 9/00 tratan sobre el etiquetado de confecciones y establecen como deben ser presentadas las etiquetas en las confecciones nacionales e importadas, por lo que el hecho analizado se considera una infracción administrativa. Por ende la EMPRESA Sallustro& CIA debe recurrir ante la jurisdicción civil.
3.TIPICIDAD
Acertadamente los miembros del cuerpo colegiado observaron que el tipo objetivo del Art. 184 b Inc 1 de la ley 3440/08 exige que para que exista una violación de los derechos de marca el autor debe; falsificar, adulterar o imitar en forma fraudulenta una marca registrada.
Al hablar de una infracción de marca nos referimos a la violación de derechos exclusivos de un signo protegido como tal, sin que exista la debida autorización del propietario.
La infracción se configura cuando se utiliza un signo que es idéntico o similar con relación a una marca perteneciente a un tercero, en relación a los mismos productos o servicios. Para ser más específicos, el uso de una marca constituye una infracción cuando produce confusión en el consumidor con relación al origen del producto ofrecido en el mercado.
Conforme al Dr. Carmelo Módica, en su obra Derecho Paraguayo de Marcas, la falsificación “es la reproducción completa de una marca registrada por un tercero para su aplicación a los mismos productos o servicios que ella protege o similares”.
En lo que respecta a la adulteración, el Dr. Módica observa que “la adulteración se encuentra a medio camino entre la falsificación y la imitación, pues a diferencia de la primera, quien incurre en ella no confecciona una marca que sea una réplica de la auténtica, ni hace una copia más o menos aproximada de ésta, como ocurre en la imitación, sino que modifica o altera determinados elementos de la marca”.
Finalmente, según el diccionario de la real academia española, la imitación consiste en ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Aplicando esta definición a la imitación fraudulenta de un producto con marca legítima, se infiere que lo que el infractor pretende en este caso es poner en el mercado un producto con características muy similares al de la marca original creando de esta manera una confusión con relación al origen del producto espurio.
Coincidiendo con los fundamentos del fallo referido, el cambio de las etiquetas constituye una infracción de una normativa de carácter administrativo (etiquetado) y no precisamente una infracción del tipo penal ya que no se encuentran configurados los hechos punibles de falsificación, adulteración o imitación fraudulenta de una marca.
En efecto, se convendrá en que el ilícito marcario debe construirse, desde una perspectiva positiva, verificando todos los supuestos previstos en la ley, tales como: la identidad, confusión, y el aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo de la marca.
Al no cumplirse con los presupuestos penales, es al Ministerio de Industria y Comercio a quien compete sancionar por medio de multas u otro tipo de medidas al que infrinja normas de carácter administrativo.
Otro fundamento lógico y acertado, es que la marca objeto del presente juicio es la marca HERING y no la marca Sallustro del importador exclusivo del producto.
De las manifestaciones del perito propuesto por el Ministerio Público surge una total contradicción en cuanto a que marca fue sometida a pericia, ya que en una parte dice que la marca estudiada fue la de SALLUSTRO y luego afirma que la marca madre-genuina es la de HERING.
Conviene aclarar al respecto que al momento de analizar un hecho punible que atente contra un signo marcario, la marca objeto del ilícito es sólo una, no existiendo la marca principal o madre y la secundaria. En el caso analizado evidentemente la marca supuestamente infringida es la de HERING.
Si bien suponemos que la empresa Sallustro también tendría inscripta su marca, esto no guarda relación alguna con la causa puesto que se trata del signo que identifica a la empresa del importador autorizado no así el nombre o denominación del producto que se está comercializando.
Finalmente, otro requisito indispensable para configurar el delito es la existencia del dolo, entendemos que en este caso no hubo intención premeditada de falsificar, adulterar o imitar una marca, por parte de los supuestos infractores, más bien se refiere a una confusión o error con relación a las normas y requisitos a ser considerados en las etiquetas de los productos dispuestos en el comercio. De hecho uno de los acusados manifestó durante el juicio que cortaron la etiqueta que decía importado por Sallustro porque eran ellos los que vendían los productos con la maca Hering.
4. AGOTAMIENTO DEL DERECHO.
De conformidad al artículo 15 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, el registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, "concede a su titular el derecho de uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos".
Se infiere que el titular de un signo posee un derecho de exclusividad sobre su marca una vez inscripta la misma de conformidad a ley correspondiente.
Ahora bien, existe una excepción a esta facultad exclusiva, es lo que se conoce como el principio del agotamiento del derecho. En virtud al mismo, el titular de una marca al realizar la primera venta del producto con su marca pierde el control sobre las sucesivas ventas dela misma. Este agotamiento solo se refiere al ámbito comercial y no se relaciona con el signo.
Vale decir, que con esa primera introducción del producto al mercado el derecho de marca queda agotado. Así, los bienes pueden ser materia de posteriores y sucesivos actos de comercialización, sin que el titular pueda prohibir o restringir a terceros que realicen estos actos de comercialización de productos con la marca legítima.
De este principio surge lo que se conoce como importación paralela que sería la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante.
Nuestra Ley N° 1294/98 en su Art. 17 autoriza las importaciones paralelas al disponer que: "no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcarios, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, siempre que dichos productos no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros”.
Como antecedentes históricos en el derecho comparado podemos remontarnos a Francia, donde se aplicó por primera vez el principio del agotamiento internacional del derecho de marca por parte del Tribunal de París, en una sentencia de fecha 24 de febrero de 1863, por la cual se determinó la licitud de la importación y comercialización de productos con marca auténtica.
Esta jurisprudencia fue ratificada en diversas sentencias del Tribunal de París y de la COUR DAPPEL DE ROUEN, delimitando taxativamente el derecho exclusivo del titular de la marca y negándole el monopolio de la venta.
En tal sentido los países de la Comunidad Andina permiten el agotamiento supranacional del derecho de marcas, existiendo entonces la plena libertad de las importaciones y ventas de los productos con marca auténtica en el estado importador en que dicha marca estuviera inscrita.
La Comisión Europea también reconoce la legalidad del mercado gris por la libre circulación de mercancías, siempre y cuando no amenace a la propiedad industrial y comercial.
4. ETIQUETADO DE PRODUCTOS. PROCEDIMIENTO APLICABLE.
De conformidad al Decreto N° 18568/97, Por el cual se establece el control del etiquetado de prendas de vestir, confecciones textiles y calzados a comercializarse en el territorio de la República, su correspondiente reglamentación y resoluciones que la rigen, corresponde al Ministerio de Industria y Comercio controlar el etiquetado en prendas de vestir, calzados, cervezas, y productos alimenticios.
La fiscalización se realiza a través de la Dirección de Comercio Interior y la Dirección General de Asuntos Legales tiene a su cargo la instrucción de los sumarios administrativos por irregularidades relacionadas con etiquetado de prendas de vestir, calzados, alimentos, combustibles, gas licuado de petróleo, extintores, entre otros.
Estas normas han sido establecidas a los efectos de que el consumidor se encuentre debidamente informado sobre los productos que adquiere que solo podrán comercializarse en el territorio de la República cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
El articulo 2° del citado decreto establece que cada uno de los productos comprendidos en los capítulos 61, 62, 63 y 64 de la NCM, de producción nacional o importados, deberán contar con etiquetado, en el que consten, como mínimo, los siguientes datos en idioma castellano, con caracteres de tamaño legible: a) País de origen, b) Nombre o razón social del fabricante, c) En caso de productos importados, razón social o Registro Único de Contribuyente (RUC) del importador; e) Composición de los materiales, entre otros.
La RESOLUCIÓN Nº 4/98 que reglamenta el decreto Nº 18.568 DEL 1º DE OCTUBRE DE 1997. “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL CONTROL DE ETIQUETADO EN PRENDAS DE VESTIR, CONFECCIONES TEXTILES Y CALZADOS, A COMERCIALIZARSE EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ampliado por resolución 44/98 en su Art. 6º dispone que los establecimientos que comercialicen mercaderías que no cumplan con lo establecido en el Decreto y ésta Resolución, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de venta al público de las mercaderías que se encuentren en infracción, cuando se trate de la primera vez.
b) Decomiso de la mercadería, cuando se trate de reincidencia.
c) otras, establecidas en la Ley Nº 904/63.
6. CONCLUSIONES
Como ya compartimos, coincidimos con las conclusiones a las que arribaron los magistrados ya que la adulteración o modificación de las etiquetas de las prendas no constituye una violación de delitos marcarios sino que se relaciona con por infracciones meramente administrativas.
Entendemos que el proceso ya estuvo viciado en un principio pues el representante del Ministerio Público debió solicitar en su momento la desestimación de la causa por no encontrarse encuadrada la conducta como ilícito penal.
El Art. 305 del CCP dispone que el Ministerio Público solicitará al Juez, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la causa, cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible.....”
La marca objeto de la infracción es sólo una, no existe una principal y otra secundaria. El titular es una sólo, y el importador posee derechos exclusivos de comercialización del producto no así derechos con relación al signo que sigue perteneciendo a su titular originario.
En lo que respecta al principio de agotamiento del derecho o importación paralela, queda claro que la primera puesta en el mercado por parte del titular o con su consentimiento, supone el agotamiento de su derecho de exclusiva y la imposibilidad de evitar que terceros no autorizados comercialicen su mismo producto a precios inferiores y a través de canales de distribución distintos. Es así que el iusprohibendidel titular de los derechos marcarios cede ante el principio de libre circulación de bienes.
