EL FALLO: Resolución del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Segunda Sala.
Por Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 17 de Setiembre de 2013 en el juicio caratulado "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESIÓN DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, los miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial resolvieron: Tener por desistido el Recurso de Nulidad, revocar las sentencias apeladas, por no encontrarlas ajustadas a derecho y en consecuencia hacer lugar a la demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, condenando a la demandada a realizar el cambio de denominación o nombre comercial ante la Dirección General de Registros Públicos y a abonar a la actora la suma de Gs. 5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL MILLONES).
Nombre comercial, razón social y denominación social
La Ley N° 1294/98 de Marcas en su Artículo 72 establece que: “el nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.”
El nombre comercial sería el nombre o la designación a través del cual el comerciante da a conocer las actividades de su empresa dentro de un determinado circuito comercial.
En lo que respecta a la razón social y la denominación social, el Dr. Carmelo Módica menciona que “…Se las engloba en la expresión “nombre social”, que es aquel con el cual se identifica y con el cual está registrada una sociedad comercial. La razón social se emplea en el Código Civil con referencia a las sociedades colectivas y a aquellas en comandita simple, mientras que denominación social con respecto a las Sociedades Anónimas, a aquellas en comandita por acciones y a las de responsabilidad limitada”. DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS. CARMELO MÓDICA. Editorial Arandurã. Asunción. Año 2007. Pág.301
Hacemos notar que la razón social y el nombre comercial son dos conceptos distintos. Cuando se crea una empresa, esta indefectiblemente debe tener una razón social que será la que lo identifique a la empresa y la diferencie de las demás.
Esta empresa a su vez puede optar por un nombre alternativo a la razón social, que sería lo que conocemos como el nombre comercial, que puede ser diferente a la razón social y que también debe estar inscripto en el registro público de comercio.
El nombre comercial es optativo, mientras que la razón social es obligatoria, y como ya se dijo, los dos pueden o no ser diferentes.
Cabe resaltar que la Ley N° 1294/98 de Marcas en sus artículos 72 al 79 protege al nombre comercial y establece a su vez cuales son los requisitos necesarios para su protección tales como que debe diferenciarse suficientemente de cualquier otro nombre adoptado o usado precedentemente por otra persona que desarrolle la misma o similar actividad económica(Art. 73). Tampoco podrá utilizarse como nombre comercial un signo que sea contrario a la moral o a las buenas costumbres o que induzca a engaño sobre la identidad o naturaleza de la empresa (Art. 74).
Asimismo nuestra ley resalta que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio a diferencia de las marcas que recién una vez registradas otorgan derechos de exclusividad a su titular. De hecho el Artículo 75 de la ley de marcas resalta que no es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por la ley.
Coexistencia de denominaciones idénticas en clases diferentes. Principio de especialidad
Las marcas en litigio, si bien coinciden en cuanto a la denominación, podrían coexistir sin causar perjuicio alguno a la marca registrada ALAMO, ya que las mismas no comparten la identidad o conexividad de clases. La marca objetada EL ALAMO, en la clase 35, protege los servicios de de importación, exportación representación y distribución de productos farmacéuticos, mientras que la marca ALAMO de la parte actora, ampara productos de la clase 16 referente a papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, entre otros productos afines. Entendemos que los servicios de la clase 35 y los productos comprendidos en la clase 16 conforme a lo indicado no guardan relación alguna ni provocaran confusión en los consumidores. Es importante resaltar que las marcas se solicitan para identificar productos o servicios correspondientes a una serie de categorías, o clases establecidas a partir del "Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas". En este nomenclador Internacional se definieron una serie de categorías generalizadas para el registro de marcas, y cada categoría se considera independiente, pudiendo co-existir marcas diferentes que utilicen la misma denominación para identificar productos o servicios en diferentes clases.
Las marcas en pugna identifican productos o servicios distintos y no relacionados entre sí. Por tanto, no existe riesgo de confusión o error en el público consumidor y podrán coexistir pacíficamente en el mercado local. Un ejemplo similar sería el de la marca AVON, para el rubro de cuadernos o útiles escolares muy conocido en nuestro país que lleva años coexistiendo con la muy conocida marca AVON para el rubro de cosméticos de belleza. Ambas están registradas con nombres idénticos pero para diferentes clases y se dedican a rubros distintos y apuntan a consumidores diferentes, además los productos se venden en los mismos lugares tales como supermercados, librerías, bazar, despensas por lo que sería más viable la confusión entre éstas.
El artículo 7° de la ley N° 1294/98 de marcas dice que: “el registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomentaclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas”.
Nuestra ley adopta el sistema uniclase, es decir que se debe presentar una solicitud para cada clase. Si una persona quiere tener una protección total de los productos o servicios de su marca debe registrarla en todas las clases en la que pretenda utilizarla. La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada. También hay que aclarar que existen marcas que aunque estén registradas en clases distintas no pueden coexistir cuando los productos guarden relación entre sí, por ejemplo el registro de una marca “MEXICAN”para proteger cerveza en la clase 32 y a su vez resguardar “MEXICAN” en la clase 33 para proteger tequila, ambos están protegiendo bebidas alcohólicas, por lo tanto no podrán coexistir en el mercado local.
En el Acuerdo y Sentencia N° 187 DE LA C.S.J. SALA PENAL DE FECHA 05/MAYO/2011 en el Expediente: “HAI CHIANG KU C/ RES. N° 529 DEL 02/07/07, DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 427 DEL 24/09/07 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEAD INTELECTUAL”, se confirmó el Acuerdo y Sentencia N° 170 de fecha 03 de Noviembre de 2009 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala. Dicho Fallo se asemeja al caso en cuestión, poseen idéntico nombre comercial y están inscriptas en diferentes clases.
Marca notoria
Por marca notoria se entiende aquella que es ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que esta distingue. La marca alcanza el grado de notoriedad por su amplio uso y difusión. A modo de ejemplo, podemos decir que una marca de gaseosa alcanza notoriedad cuando la misma es conocida o reconocida por el sector de productores de gaseosas de todo o gran parte de un país. Ej. gaseosa Pulp.
La notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. Según el Art. 2 de la Recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea General de la Comisión de París relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, la prueba debe versar:
En el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de los productos o servicios que ampara la marca.
En la duración y alcance geográfico de utilización de la marca. La notoriedad de la marca no tiene por qué darse en todo el país, pero tampoco puede quedar reducida a una ciudad o localidad.
La publicidad, propaganda, presentación en ferias, tráfico de la web.
Los reconocimientos de la marca por autoridades competentes.
El que invoca la notoriedad es quien debe probarla y dar indicios que han dado a su marca de su supuesta notoriedad. En nuestros Tribunales es muy habitual que con respecto a la notoriedad de una marca se invoque la disposición de la segunda parte del Art. 249° del Código Procesal Civil que establece que “Los hechos notorios no necesitan ser probados, la calificación de los mismos corresponde al Juez”, por lo que se da generalmente a la marca notoria el mismo tratamiento que el del hecho notorio. No debe confundirse la notoriedad de la marca con el hecho notorio, el hecho notorio es conocido por todos, resulta obvia su existencia y por tanto no requiere de prueba alguna. La marca notoria, por el contrario, requiere de pruebas fehacientes que demuestren que la misma goza de ese status especial que la diferencia de las otras marcas comunes o poco conocidas.
El Artículo 6° bis del Convenio de París (ratificado por el Paraguay por Ley N° 300/94) expresa que: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del paísde registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”
El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) ratificado por Ley N° 444/94 introduce tres ampliaciones importantes a la aplicación del Art. 6° bis del Convenio de París, a saber: a) la protección se aplicará también a los servicios (Art.16°.2), b) la notoriedad de la marca será considerada en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca (Art. 16°.2, in fine), c) la mencionada protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
Citando al Dr. Carmelo Módica, “La difusión internacional por televisión de cable e internet no asegura la notoriedad de la marca, atendiendo que, al menos en nuestro medio, tanto al cable como a la red mundial tienen acceso personas de solo determinados segmentos de la población.“ DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS. CARMELO MODICA. Editorial Arandurã. Asunción. Año: 2007. Pág. 191, 192.
El certificado de registro de una marca en varios países tampoco le otorga a la marca notoriedad ni es prueba suficiente para demostrar tal notoriedad porque puede que la marca no sea conocida en dichos países. La sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia expresó que: “en cuestiones marcarias ha quedado sentado desde hace mucho tiempo que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante. Esta cualidad se mide con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser de todo el orbe. Cuando efectivamente la notoriedad se extiende a todos los países, podemos hablar de una marca mundialmente notoria. De ahí que resulta perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias solo en determinados países”.
5. QUANTUM INDEMNIZATORIO:
Cuantificar el daño ocasionado es muy difícil de demostrar, la parte actora debió realizar todas las probanzas que hacen a su derecho, intentando probar las ventas que realizó el demandado, las ganancias que obtuvo este beneficiándose del nombre comercial de la actora, a qué clase de público consumidor van dirigidas las ventas del producto del demandado, la antigüedad de la actividad ilícita, cuantos consumidores erróneamente o desprevenidamente compraron productos del demandado confundiéndolos con los productos de la actora, si algún consumidor incurrió en error o equivocación, etc.
Zuccherino al respecto observa que: “toda pretensión de reparación en cualquier sentido que sea necesaria la prueba acabada y precisa del perjuicio sufrido, lo cual en el caso se debe desprender del efectivo supuesto de la confusión, y que como resultado de ello se haya efectivizado o se produzca inevitablemente un daño preciso económico (daño material) o algún supuesto de desprestigio comercial de la accionante (daño moral)”. (Carlos O. Mitelman y Daniel R. Zuccherino, “Manual sobre propiedad intelectual”, Ciencia, Técnica y Poder Judicial, Academia Judicial Internacional, coordinador Dr. Fernando A. Uriarte, Editorial La Ley, pág. 47).
La fijación de la cuantía indemnizatoria constituye, sin duda, una de las tareas más complejas, debido a la naturaleza del derecho protegido y de los daños derivados de su lesión, circunstancias que hacen extremadamente difícil alcanzar un cálculo exacto de lo que el infractor debe indemnizar. El daño en temas marcarios es difícil o casi imposible de demostrarlo, se presume el daño, pero no siempre que se pida una supresión de Nombre Comercial ello implica que existe un daño y que hay que indemnizarlo.
La carga de la prueba la tiene la parte actora que en este fallo no pudo demostrar suficientemente la cuantía que se debió hacer por medio de peritos contables. En el presente caso se advierte que la actora no probó haber sufrido un daño patrimonial directo provocado como consecuencia de la infracción ni por deterioro de imagen provocada por la mala calidad en el producto de la parte demandada o por denigración (en autos no se probó siquiera la calidad del producto de los demandados), ni un daño a la reputación, captación de clientela ni disminución de ventas.
CONCLUSIÓN
El registro de la marca demandada “El ALAMO S.A.” en la clase 35 no es pasible de ocasionar confusión con la marca “ÁLAMO S.A.” de la parte actora registrada para amparar productos en la clase 16, por tratarse de clases diferentes que protegen rubros distintos y que se dedican a su vez a actividades comerciales muy diferentes, no existiendo punto de conexión para ocasionar confusión al consumidor.
La coexistencia de marcas similares no necesariamente genera conflicto siempre que las mismas cumplan su función principal que es la de diferenciar los productos y servicios de los de la competencia.
La marca demandada, “EL ALAMO”, fue solicitada para proteger exclusivamente PRODUCTOS FARMACÉUTICOS que en lo absoluto guardan relación con la clase en la que están registrados los productos del demandante.
La actora no ha aportado ninguna documentación relevante con relación a la notoriedad invocada, los documentos presentados se refieren a la marca y no a su carácter de notoria. Tampoco se facilita información acerca de la cuota de mercado adquirida por la marca, las inversiones hechas por la empresa para promocionarla o su conocimiento o valoración por parte del consumidor. En ausencia de dichas informaciones que sirven de parámetros para demostrar en cierta manera la notoriedad de una marca, resulta imposible demostrar que se trate de una marca con dicho status.
El nombre ALAMO coexiste con el mismo nombre en otras clases y con diferentes titulares, sin ocasionar por ello confusión en el público consumidor puesto que se dedican a rubros comerciales distintos, son consumidores diferentes y circuitos comerciales distintos, los productos se venden en diferentes sitios y el precio de ambos productos son distintos y abismales. Por lo que no correspondía la supresión del nombre, tal como lo mencionamos la ley de marcas establece que el nombre comercial debe diferenciarse de cualquier otro nombre adoptado precedentemente por otra persona que DESARROLLE LA MISMA O SIMILAR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
En lo que respecta al quantum indemnizatorio, no concuerdo con el monto elevado solicitado como indemnización puesto que no condice con el supuesto perjuicio causado, sobre todo porque los productos apuntan a clientelas muy diferentes, y existía un uso legítimo amparado por un registro debidamente otorgado por la Dirección de Propiedad Industrial, órgano administrativo que consideró que no habría riesgo de confusión entre las denominaciones, pudiendo coexistir las mismas de manera pacífica en el mercado.
La actora quien tenía la carga de la prueba no pudo demostrar ni cuantificar el daño real ocasionado, no acreditó una prueba acabada y precisa del perjuicio sufrido, además al no ser confundibles las marcas en pugna y no haber demostrado suficientemente la notoriedad de su marca no cabe la indemnización por daño.
Para finalizar: hay que señalar que el fallo del Tribunal de Apelación Civil y Comercial a mi reflexión se fundamentó mayormente en la Ley Civil y Comercial antes que en la ley de marcas y la ley del comerciante. En cuanto a la resolución a mi razonamiento correspondía la supresión del nombre comercial para evitar cualquier riesgo mínimo de confusión, el cual resulta casi imposible en cuanto al monto para la reparación de un daño que no se pudo demostrar fehacientemente, resulta un monto extremadamente elevado, que no condice con el supuesto perjuicio que pudo haber ocasionado el demandado ya que como he manifestado en mi comentario es muy difícil que se dé una confusión entre servicios de la clase 35 con los productos de la clase 16.
Autor: Abogada Blásida M. Vázquez Monges - Técnico Jurisdiccional de la Dirección de los Derechos de Propiedad Intelectual - Corte Suprema de Justicia.-
